与外国地名商标近似驳回复审案例分析解决方案

《商标法》第十条第一款第（二）项规定，同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的标志不得作为商标使用，但经该国政府同意的除外。商标法禁止国家名称、国旗、国徽等相同或者近似的标志作为商标使用和注册，主要在于此类标志的使用和注册会妨碍有关国家使用其象征主权的标志的权利，有损相关国家的国家尊严，形成对这些标志的不公平占有。若使用在指定商品上，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，则违反了《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。与外国地名商标近似驳回复审请与策朋商标代理机构联系！电话：021-59553358    131227208888

（一）标志以整体比对为原则

如何判定申请商标与外国国家名称相同或者近似，商标局和商标评审委员会联合制定的《商标审查及审理标准》规定，商标的文字构成与外国国家名称相同的，判定为与外国国家名称相同；商标的文字与外国国家名称近似或者含有与外国国家名称相同或者近似的文字的，判定为与外国国家名称近似。比较常见的是商标中包含外国国名的情形。例如，丹麦申请人罗森达尔设计集团公司向中国商标局申请注册第18933303号“LYNGBY PORCELLAEN DANMARK及图”商标，因该商标中包含“DANMARK”（丹麦国名）而被驳回不予注册，属于与外国国名近似的标志。"COLUMBIA"商标驳回复审行政纠纷案]中，法院认为该商标与哥伦比亚国名"Colombia"仅相差中间一个字母,且呼叫相近，属于与外国国家名称近似的标志。“PHILIPPINEDEROTHSCHILD”商标驳回复审行政纠纷案中，法院认为，诉争商标由三个外文单词组成，按照中国公众的认读习惯，其中第一个单词“PHILIPPINE”通常为主要识别主体。“PHILIPPINE”一般被译为“菲律宾的”,为外国国家名称。在案证据虽然能够证明“PHILIPPINE”是法国女性使用的名字,但不足以证明“PHILIPPINE”作为法国女性用名已在中国境内被相关公众广为知晓，且这种含义已经强于其作为国家名称的含义，因此认定该商标与外国国名近似。但是，在“KisanKraft”商标驳回复审行政纠纷案中，法院认为，“Kisan”虽可以被译为“印度农夫”,但按相关公众有关英文的认知能力和习惯,“印度”国家名称所对应的英文为“India”，该英文与“Kisan”差别较大，因此“Kisan”与印度国家名称并不构成近似。最高人民法院在“沙特阿美及图”商标异议复审行政纠纷案裁定中借鉴商标近似的整体比对原则，将商标整体与外国国名进行比对以确定是否构成近似。最高人民法院认为：“同外国国家名称相同或者近似的标志，是指该标志作为整体同外国国家名称相同或者近似。如果该标志含有与外国国家名称相同或者近似的文字，其与其他要素相结合，作为一个整体已不再与外国国家名称构成相同或者近似的，则不宜认定为同外国国家名称相同或者近似的标志。”

由上述案例可知，商标局在申请审查程序中，出于保证市场主体合理、正当地使用国家名称，避免可能出现的在商业使用中滥用国家标志的情况等方面考虑，历来对含有国名的商标进行严格审查，对包含与外国国家名称相同或者近似文字的商标会直接驳回。商标评审委员会与商标局判定是否属于与外国国家名称相同或者近似的标志的审查标准基本一致。最高人民法院在“沙特阿美及图”商标案中采用整体比对的原则来判定是否属于同外国国家名称相同或者近似的标志。参照《最高人民法院关于申请商标授权确权行政案件若干规定》第3条的规定，与国家名称等相同或者近似应该理解为商标标志整体上与国家名称等相同或者近似。并非包含了国家名称的标志均构成该款所称的与国家名称近似的标志。最高人民法院在“中国劲酒”商标行政纠纷案中指出，如果由于标志中存在的其他组成部分而使得该标志在整体上与国家名称并不构成近似，不宜以该项理由不予注册或者宣告无效。此外，诉争标志若为外文名称，还需要考虑中国公众对该外文的通常认知水平以及外文名称与中文译名的对应。

（二）经外国政府同意的除外

第十条第一款第（二）项还规定，经外国政府同意使用国名作为商标使用的，不在禁止之列。《商标审查及审理标准》规定，申请人应当提交经该国政府同意的书面证明文件。申请人就该商标在相同或类似商品、服务上，在该外国已经获得注册的，视为该外国政府同意。在“LYNGBY PORCELLAEN DANMARK及图”商标复审程序中，申请人提交了在丹麦的商标注册证，以及丹麦专利商标局出具的声明。丹麦专利商标局在声明中提到，丹麦商标法中没有关于禁止使用丹麦国名的条款，而含有“DANMARK”一词和其他显著性单词和/或足够显著的图形的组合商标时能够在丹麦获得注册。基于上述证据，商评委作出了核准申请商标注册的决定[vii]。许多国家的商标法并未将与国家名称相同或者近似的文字直接排除在可作为商标使用和注册的标志之外[viii]。保护工业产权巴黎公约第6条之三规定了关于国徽、官方检验印章和政府间组织徽记的禁用条款，没有关于国家名称的禁用规定。实践中，许多外国申请人在本国获得商标注册后，向中国商标局申请注册遭遇驳回后，在复审程序中提交在本国的注册证明，以克服驳回。但是，在瑞士威戈有限公司与商标评审委员会、福州跨洋贸易有限公司的"SWISSGEAR"商标异议复审行政纠纷案[ix]中，法院认为，禁止上述标志作为商标使用和注册的理由在于,此类标志的使用和注册会妨碍有关国家使用其象征主权的标记的权利,有损其国家尊严,形成对这些标志的不公平占有。在某些情况下,还易使公众对使用这类标志的商品和服务的来源产生误认。基于以上理由，外国政府是否同意与其主权性标志相同或者近似的标志作为商标在我国申请注册,应当有明确而直接的证据加以证明,不应仅仅基于相关商标在该外国的注册便推定该外国政府同意该标志作为商标在我国申请注册。在“德國寳”商标行政纠纷案中[x]，德国宝(香港)有限公司申请注册的第7315243号“德國寳”商标亦因含有外国国名“德国”而被驳回。法院认为，德国宝公司提交的欧盟商标注册证不足以证明德国政府同意其使用并申请注册申请商标。从上述案件的裁判看，人民法院对商标法第十条第一款第（二）项但书条款的适用采取的显然是较为严格的标准，要求明示证据，不适用推定。

若将国家拟人化，则国家名称如个人姓名，是人格权的重要部分。民事权利的放弃必须采取明示的意思表示才能发生法律效力，默示的意思表示只有在法律有明确规定及当事人有特别约定的情况下才能发生法律效力，不宜在无明确约定或者法律无特别规定的情况下，推定当事人对权利进行放弃。那么，什么证据足以证明外国政府同意申请人使用与外国国家名称相同或者近似的文字作为商标使用呢？仍以“LYNGBY PORCELLAEN DANMARK及图”商标案为例，申请人除了提交申请商标在丹麦的注册证明外，还提交了丹麦专利商标局出具的书面声明。该声明是丹麦专利商标局在本案申请人的要求下，针对在中国的商标申请所出具的特别说明，可视为丹麦政府不反对申请商标使用其国家名称的明示证据。商标的授权确权机关，对本国的相关法律是否禁止使用国家名称作为商标进行了说明解释，是对申请商标在本国的注册证据的补充，二者结合可以证明申请商标中使用国名并非本国法律所禁止之行为。实践中，外国申请人询问何种层级的政府部门所出具的声明足以代表政府授权使用国名作为商标的构成元素。相对于商务部、外交部、农业部、工业部、内经部等部委级政府部门，显然申请人请求负责商标注册审查专利商标局出具声明的可操作性更强。而且，专利商标局作为商标的授权确权部门，对专门法律的规定应该更有发言权，其出具的声明亦更具说服力。

"SWISSGEAR"商标异议复审行政纠纷案的在案证据显示，瑞士商标局并未在瑞士核准威戈公司的"SWISSGEAR"商标注册，但核准其注册了"SWISSGEAR BY WENGER"商标。该案另有证据证明，瑞士商标局认为"SWISSGEAR"属于公共领域的资源而不得注册，"SWISSGEAR BY WENGER"商标能够在瑞士注册是因增加了带有显著性的"BY WENGER"文字部分。但"SWISSGEAR BY WENGER"商标同样包含了瑞士国名“SWISS”，"SWISSGEAR"属于公共领域的资源被驳回是因为瑞士国名“SWISS”不得作为商标使用，抑或是因为该商标中未有任何显著性元素。相比之下，"SWISSGEAR BY WENGER"商标获得注册仅仅因为增加了显著性文字“BY WENGER”？之前的驳回与之后的核准，瑞士商标局所关注的焦点或许并非国名作为商标使用的问题，而是商标是否具备显著性的问题。在此种情况下，当事人若能取得瑞士商标局的书面说明，则有助于澄清相关事实。因此，笔者认为，作为商标注册登记的审查机关，专利商标局对申请人将国名作为商标使用并在中国申请注册的问题所出具书面声明可视为证明该国政府同意的明示证据。

（三）其他例外情形
此外，《商标审查及审理标准》中还列举了其他例外情形，包括商标所含国名与其他具备显著特征的标志相互独立，国名仅起真实表示申请人所属国作用或与其他叙述性语言一起真实表示指定商品或服务有关特点的；商标的文字由两个或者两个以上中文国名简称组合而成，不会使公众发生商品产地误认的；具有明确的其他含义且不会造成公众误认的；商标同外国国名的旧称相同或者近似的标志不属于禁止使用范畴。例如，韩国申请人提交的第14636474号“ASHLEY TOGO及图”商标[xi]曾被商标局以违反商标法第十条第一款第（二）项的规定驳回，理由是该商标所包含的文字“TOGO”译为“多哥”，系非洲一国家名称。申请人向商评委提出复审申请，理由是该文字实际上是英文词组“TO GO”，含义为“外卖”，结合指定使用的第32类的饮料等商品，申请商标整体不会被识别为国名，属于有其他含义，且该含义强于作为国名的含义的情形。商评委最终做出准予该商标注册的决定[xii]。另外，韩国申请人提交的第16370782号“MY BEAU TEA TIME ELAND CAFE BRITISH STYLE 及图”商标[xiii]，因为含有“BRITISH”（含义：英国的）而被商标局驳回，理由是与英国国家名称近似，不得作为商标使用。申请人复审称，“BRITISH”一词结合“STYLE”（含义：风格），表示了商品的特点，系“英伦风”的含义，属于“其他叙述性语言一起真实表示指定商品或服务有关特点的”的情形，商标评审委员会作出复审决定[xiv]核准其注册。

（四）误导性的标志
此外，包含地名的商标若使用在指定商品上，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的，还有可能会因为违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定驳回。例如，上文“德國寳”商标案中，申请商标含有申请人德国宝公司的字号德国宝，使用在指定商品上会使相关公众认为商品来源于德国或与德国有关。然而，德国宝公司系香港公司，容易使相关公众发生商品来源的误认。最高院在“沙特阿美及图”商标行政纠纷案中虽然认定该商标与外国国名“沙特”整体比对不构成近似，但被异议商标的构成要素中含有“沙特”和狗头图形,且被异议商标指定使用于“石油”等相关商品上,相关公众容易认为其指定使用的商品与沙特阿拉伯王国有所联系。在此情况下,如果允许被异议商标在我国予以注册并作商业使用，将产生不良影响，不应当予以核准注册。“PHILIPPINEDEROTHSCHILD”商标驳回复审行政纠纷案中，法院认为，申请人农业土地集团的住所地为法兰西共和国，而不是菲律宾，因此诉争商标使用在指定商品上易使相关公众对商品的产地产生误认，故诉争商标的申请注册违反了《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。

综上，包含外国国名的商标往往会因为违反商标法的禁用条款而被驳回，申请人提交商标注册申请时应当有所预判，可事先准备好外国政府的授权使用声明，以及时有效地应对商标局的驳回决定或审查意见书。

与外国地名商标近似驳回复审参考资料：http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-34732.html